La charge de la preuve dans une action en contrefaçon repose en principe sur le requérant, conformément à la procédure civile. Il existe une exception pour la contrefaçon de brevet qui a pour objet lobtention dun procédé de produit. Il appartient donc au titulaire du droit de propriété industrielle de démontrer les atteintes à son droit et les préjudices en découlant. Pour assurer une protection efficace, le législateur met à disposition du titulaire une série de procédures visant à obtenir des preuves contre le contrefacteur.
Il existe des procédures de saisie-contrefaçon et des retenues en douane. Tout dabord, les saisies-contrefaçon se présentent sous deux formes : la saisie descriptive et la saisie réelle. Dune part, la saisie descriptive se contente de faire dresser un procès-verbal par voie dhuissier des objets soupçonnés dêtre contrefaits. Les objets sont laissés au détenteur. Dautre part, la saisie réelle suppose une confiscation au moins temporaire dune partie ou de la totalité des objets litigieux.
Ces saisies portent atteinte au principe du contradictoire, cest pourquoi à peine de nullité, elles doivent respecter une procédure très stricte. Cette procédure débute par une requête au Président du tribunal de grande instance compétent aux fins dautoriser lhuissier ou lofficier de police judiciaire de procéder à la saisie. Le recours à un avocat est donc nécessaire. Dans cette requête, le titulaire du droit de propriété industrielle devra justifier de sa qualité à agir. Le licencié exclusif peut également demander cette mesure conservatoire, sil a mis le titulaire du droit en demeure de le faire et que cette dernière na pas été suivie de réponse. Le contrat de licence ne doit pas stipuler de clause len empêchant. Ce mode de preuve nest admissible quen labsence de toute action au fond. Une fois lanalyse de la régularité de la requête terminée, le juge est tenu dautoriser la saisie et peut en fixer létendue dans une ordonnance. Il est possible que le juge décide de demander la constitution dune garantie financière de la part du demandeur.
Il convient de garder à lesprit que la mise en mouvement dune saisie-contrefaçon engage la responsabilité civile de son requérant. Cette responsabilité est logique car la saisie-contrefaçon est une mesure exorbitante de droit commun qui peut causer un préjudice aux tiers. Sil savère par la suite que la saisie nétait pas justifiée (abusive), le demandeur peut être condamné à payer des dommages-et-intérêts.
Une fois sur les lieux de la saisie, la première chose que lhuissier doit faire est de donner copie de lordonnance du Président du Tribunal de grande instance aux prétendus contrefacteurs. Le non-accomplissement de cette formalité peut annuler la saisie lorsque le prétendu contrefacteur justifie dun préjudice. Une fois la procédure de saisie-contrefaçon terminée, lhuissier rédige un procès-verbal, qui a vocation de servir pour une action au fond.
Une autre cause de nullité résulte de linaction du titulaire du droit suite à la saisie. En effet, il dispose uniquement de quinze jours pour intenter son action en contrefaçon sur le fond, que ce soit devant les juridictions civiles ou répressives (la contrefaçon étant réprimée sur les deux terrains).
Concernant laction de retenue en douane, elle est justifiée par le fait que la contrefaçon ne sarrête pas aux frontières. Il convient de contrôler les marchandises introduites sur le territoire et vérifier quil ne sagit pas en réalité de marchandises contrefaites. Il existe une procédure uniforme de retenue en douane sur le territoire de la communauté européenne. Il nen est pas ainsi au niveau mondial et ceci est à déplorer. Ainsi, il y a deux fondements à la retenue en douane : lune communautaire et lautre nationale.
Dune part, le règlement communautaire précise que la saisie des marchandises contrefaites est possible lorsquelles sont soupçonnées de porter atteinte certains droits de propriété intellectuelle (notamment marques et dessins et modèles), avant toute action au fond.
En vertu de la règlementation communautaire, les agents de la douane sont notamment autorisés à interdire lexportation ou limportation des marchandises contrefaites, lentrée de ces marchandises sur le territoire de la communauté, leur confiscation. Il faut retenir que lorsque le droit de propriété intellectuelle fait lobjet dune protection au niveau communautaire (marque, dessin/modèle communautaire), le titulaire peut obtenir laide des autorités douanières des autres Etats membres de la Communauté.
Laction des agents de douane peut être mise en mouvement sur demande du titulaire du droit ou spontanément lors de contrôles routiniers. Pour le cas où le titulaire du droit désire obtenir laide de la douane, il lui faut accomplir certaines formalités auprès de lautorité de douane désignée comme compétente par lEtat membre. En France, il sagit de la Direction nationale des Renseignements et Enquêtes Douanières. La demande faite auprès de cet organisme doit être accompagné du justificatif de propriété sur le droit concerné et dune description des marchandises.
En cas de retenue de marchandises contrefaites, la retenue sera notifiée au titulaire du droit. A compter de ce jour, le titulaire dispose de dix jours ouvrables pour introduire une action au fond. A défaut, la retenue est levée. Comme la procédure de saisie-contrefaçon, le titulaire engage sa responsabilité civile auprès des prétendus contrefacteurs lorsque par la suite, il savère que sa demande était infondée.
En revanche, laction de retenue en douane fondée sur le droit français obéit à la même logique. Toutefois, lorganisme compétent pour accueillir les demandes de retenue est le Ministre chargé des douanes. Il y a également un dossier de demande contenant notamment les titres de marques ou de dessins/modèles et une description des marchandises suspectes. Il nest pas possible de se prévaloir de la procédure nationale lorsque le titre est protégé au niveau communautaire en vertu du règlement.
La demande sera valable un an. En cas de saisie spontanée par les agents de la douane, le titulaire du droit disposera de trois jours ouvrables pour déposer sa demande de retenue et régulariser la situation. Le titulaire dispose, comme au niveau communautaire, dun délai de dix jours (trois jours pour les denrées périssables) à compter de la notification de la retenue en douane pour soit intenter une action au fond, soit demander des mesures conservatoires (saisie-contrefaçon par exemple). A défaut, la retenue est levée automatiquement.