En quoi consiste la contrefaçon d'une marque ?




La marque déposée est protégée contre les actes de contrefaçon pour les classes de produits et services désignés, à compter de la publication de la marque au Bulletin Officiel de Propriété Industrielle. Seul le titulaire de la marque peut intenter cette action car il bénéficie d’un monopole d’exploitation sur celle-ci. Ainsi, en principe, celui qui dispose d’une licence de marque sera obligé d’appeler le titulaire en garantie, afin de faire cesser le trouble à la jouissance du droit concédé et demander des dommages et intérêts s’il a subi un préjudice distinct de celui du titulaire de la marque. Toutefois, il existe une exception pour le licencié exclusif de la marque. Il pourra intenter lui-même l’action s’il a, au préalable mis en demeure le propriétaire de la marque, d’agir de la sorte et qu’il ne l’a pas fait. De plus, cette faculté d’action doit être expressément prévue au contrat de licence.

La marque notoire n’a pas besoin d’enregistrement pour être protégée contre la contrefaçon, que cela concerne les biens de sa spécialité ou non, à condition qu’il existe un risque de confusion entre les produits et services proposés.

Toute personne qui a reproduit, importé, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque afin de vendre, fournir ou offrir à la vente ou à la location, sans autorisation du titulaire, sera condamné à la contrefaçon de marque. Même en l’absence de caractère commercial, le simple fait de citer une marque pour les même produits et services désignés par l’enregistrement, et donc d’en « faire usage » (champ d’application très étendu) est susceptible de constituer une contrefaçon qui engagera la responsabilité civile de son auteur. De plus, l’acte de contrefaçon peut juste être constitué par un dépôt de marque. Il en est donc ainsi lorsqu’un dépôt de marque postérieur reproduit votre marque, pour les classes de produits et services désignées.

Il est important de retenir qu’en principe, la bonne foi est indifférente. Toutefois, la mauvaise foi demeure prise en compte dans les condamnations.

En principe, seules les classes de produits et services visées par le dépôt de la marque sont protégées contre la contrefaçon (par reproduction). Cependant, pour les produits et services similaires à ceux visés, la contrefaçon (par imitation) peut être constituée si le titulaire de la marque apporte la preuve d’un risque de confusion dans l’esprit du public. L’appréciation de la contrefaçon par les tribunaux se fait en fonction des ressemblances et non des différences. Le fait de dénombrer sept différences est une pratique en entreprise, totalement vaine juridiquement. De plus, le fait d’ajouter des éléments informatifs comme « à la façon, du genre, formule de » ne saurait avoir pour effet de supprimer le délit de contrefaçon.

La sanction de la contrefaçon de marque est lourde et surtout pénale. L’auteur risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende. Lorsque les marchandises contrefaites outrepassent les frontières, la sanction est portée à quatre ans d’emprisonnement et 400 000€ d’amende. La contrefaçon en bande organisée est répréhensible quant à elle, de cinq ans d’emprisonnement et 500 000€ d’amende. D’autres sanctions aussi dissuasives existent comme la publication du jugement condamnant à la contrefaçon, ou la dissolution pour une personne morale. Afin de faciliter la preuve, il existe une procédure dite de saisie-contrefaçon (descriptive ou réelle) qui doit être autorisée par le Président du Tribunal de Grande Instance, sur requête. La saisie à la douane est également envisageable.

Par ailleurs, la responsabilité civile du fait de la contrefaçon peut également être engagée. Le cumul entre l’action au pénal et au civil est tout à fait possible. De plus, des actions sur le terrain de la concurrence déloyale demeurent possibles, lorsque le contrefacteur se situe sur le même segment de concurrence que le titulaire de la marque. Le parasitisme consiste à profiter, sans bourse délier, de la valeur de la marque d’un autre, sans son autorisation, sur un segment de produits et services différents à ceux protégés par l’enregistrement.

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